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    专利查新分析:从专利申请、审查与诉讼三方面进行分析
    • 来源:
    • 2018-12-27
    • 阅读
    • (2284)
    摘要:专利查新主要解决两类问题:一是解决发明创造能否授权的问题;二是解决授权专利的权利有效性问题。因此,专利查新需求大体可以分为三大类。
    专利查新分析的目的

    专利查新主要解决两类问题:一是解决发明创造能否授权的问题;二是解决授权专利的权利有效性问题。因此,专利查新需求大体可以分为三大类。

    (1)专利申请需要查新

    技术研发、产品生产和上市的各个环节都可能申请专利,都需要专利查新。
    专利申请人在申请专利前对发明创造进行专利查新的好处是:
    ①明确专利申请的授权前景,避免浪费时间,支付不必要的专利申请费,使技术中合理的部分能够在保密状态下继续加以提高或改进;
    ②参考检索到的资料,修订申请文件,增加专利申请的获准率;
    ③在发明专利申请审查过程中用以帮助申请人向专利局提交参考资料。
     
    中华人民共和国专利法第三十六条规定:发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。发明专利已经在外国提出过申请的,国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回。

    因此,这种专利查新不但要判断发明创造有无专利性,而且应当寻找有助于改进发明创造的技术文献。即使确认有专利性,也还是要找到一些相关的背景文献,以便于在专利申请审查过程中向专利局提交参考资料。该项查新依据的文件是技术交底书或专利申请资料。

    (2)专利审查需要查新

    每一件发明专利申请在被授予专利权之前都应当进行专利查新,它既是发明专利申请实质审查程序中的一个关键步骤,也是专利审查员的一项主要工作,其目的在于找出与专利申请密切相关或者一般相关的现有技术中的对比文献,或者找出抵触申请文件和防止重复授权文件,以确定专利申请是否具备新颖性和创造性,或者是否符合专利法第九条第一款的规定,即同样的发明创造只能授予一项专利权。每一件发明专利申请在继续审查(包括复审后的审查)中,审查员可能还要进行补充查新。

    因此,这种专利查新主要是判断专利申请有无专利性,在我国由专利局审查员负责。由于审查量越来越大,大多数专利机构都缩小文献检索范围,采用世界知识产权组织的最低文献量的规定,导致漏检的可能性增大。不少国家如美国和日本开始认定中介机构帮助开展这种专利审查性质的查新。该项查新依据的文件是经过专利局初审的发明专利申请说明书。

    (3)专利诉讼需要查新

    专利诉讼中涉及专利权人(原告)和被控侵权人(被告)双方,在专利权人决定诉讼或被控侵权人被起诉专利侵权以后,如何诉讼便成为一个非常关键的问题。原告如何实现自己的诉讼请求,被告又如何化被动为主动,其中专利查新非常重要。

    专利局授予专利权后,原告拿着专利证书到法院打官司,法院假定凡是经过专利局审批授予的专利,都符合专利法关于授予专利的要求,都是有效的专利。但是,专利的有效性只是一个假定,而不是绝对的。由于审批专利是一项十分复杂的工作,而且审批质量还受专利局馆藏文献量、审查员的业务水平等因素的影响,因此任何国家的专利局都不能保证它所授予的专利均完全符合专利法规定的授权条件。按照我国专利法规定,对实用新型和外观设计专利申请并不进行全面的实质审查,而只进行初步审查,故而其不符合专利性的可能性更大。

    我国专利法第六十一条第二款规定:专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。上述条款说明实用新型专利或者外观设计专利的原告在专利诉讼时可能被要求专利查新。另外,发明专利的原告也最好在提起诉讼前进行专利查新,以确认专利权稳固性很强,避免诉讼过程中专利被无效掉,承担较高的诉讼费和可能的赔款,结果“赔了夫人又折兵”。
    在专利侵权诉讼中,被告既可以采用不侵权抗辩检索,也可以采用无效检索。不侵权抗辩检索是针对侵权指控的对抗性检索,目的是从现有技术文献中找出能够说明被控侵权对象属于自由公知技术的证据。无效检索是针对原告专利开展专利查新,目的是找出能够证明原告的专利不具有新颖性或创造性因而是无效的文献。所以,被告要收集一切可以证明自己不侵权或将原告专利无效掉的证据,这些证据包括专利文献、销售发票、产品广告、公开使用证明等。有资料显示,在诉讼过程中,经美国专利商标局授权的专利大约有46%左右被宣告专利无效。欧洲专利局所授权的专利中,德国的专利也有大约30%被宣告无效。我国已授权的专利中,无效专利的比例还要高于上述数值。特别是对实用新型专利和外观设计专利,由于在专利审查中并没有经过实质审查程序,其专利无效概率非常高,事实上实用新型专利被请求无效后约有一半会被宣告无效。

    因此,这种专利查新是一种进一步的确权查新,主要判断已经授权的专利是否真的有专利性,目标是找出任何否定专利性的文献。该项查新依据的文件是目前专利权依然有效的专利说明书。所以,在专利查新之前应当对该专利先进行法律状态查新。
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